사례
A사는 2014년 9월 5일 X 표장에 대해 지정상품 및 지정 서비스업을 ‘상품류 구분 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 프로그램 개발업 등’ 으로 상표등록을 출원해 그해 12월 18일 등록을 마쳤다. 2015년 12월 18일 설립한 B사는 X와 그 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 유사하다고 인정되는 Y 표장을 사용했다.
이에 A사는 2016년 6월 13일 B사를 상대로 Y 표장의 사용 금지와 손해배상을 청구하는 소송을 제기했다. 하지만 B사는 해당 소송이 이어지던 2016년 8월 10일 Y 표장에 관해 지정상품 및 지정 서비스업을 ‘상품류 구분 제09류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 서비스 업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등’ 으로 지정해 상표등록을 출원했고 이듬해 8월 8일 등록을 마쳤다.
A사는 B사의 Y 표장이 X 표장에 관한 등록상표권 침해라고 주장하며 사용 금지와 손해배상을 청구하고 있다. 이에B사는 Y 표장은 X 표장에 관한 등록상표와 그 표장 및 서비스업이 유사하지 않을 뿐 아니라 최소한 Y 표장에 대한 등록상표 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해 당하므로 X 상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다고 맞섰다.
A와 B의 주장 중 누구의 주장이 타당할까?(위 사례는 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결의 취지를 설명하기 위해 각 판결의 사실관계를 각색한 것임을 밝히며, 구체적 사실관계에 따라 칼럼과 다른 판단이 내려질 수 있음을 알린다.)
해설
사안의 쟁점
위 사안에서는 B사가 Y 표장에 대한 상표를 등록한 행위가 Y 표장을 정당하게 사용할 수 있는 근거가 돼, 후출원 등록상표의 사용이 선출원한 X 표장의 등록상표권을 침해 하는지 안 하는지가 문제다.
상표법의 규정
상표권자는 지정상품에 관해 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).
상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대해 다른 날에 둘 이상의 상표등록 출원이 있는 경우 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’ 를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34 제1항 제7호).
이 같이 상표법은 출원 일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있다. 이를 위반해 등록된 상표는 등록 무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호). 또한 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우 그 사용 상태에 따라 그 상표등록 출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록 출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’ 이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자 동의를 받지 않고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대해 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조).
즉 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되면 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만 후출원 상표권자가 선 특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.
대법원의 판단
대법원 판례는 후출원 등록상표권자에 의해 선출원 등록상표권의 침해가 인정되는 경우에 대해 후출원 등록상표에 의한 선출원 등록상표의 침해는 후출원 등록상표가 적법한 절차에 따라 등록 무효의 심결이 확정됐음에도 그 후 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품이 동일·유사한 상품에 사용한 때 성립한다는 의견을 유지했다(대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277판결, 대법원 98다54434, 98다54441 판결 참조). 상표법에 의해 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 하기 때문이었다.
그러나 최근(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체) 판결은 “상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비춰보면 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본 원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉 관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다.
따라서 상표권자가 상표등록 출원일전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’ 라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용했다면 후출원 등록상 표의 적극적 효력이 제한돼 후출원 등록상표에 대한 등록 무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다” 고 판시했다.
이어 “이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원(1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합)) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다” 고 밝혔다. 후출원 상표가 무효임이 확정된 후에야 무단 사용 책임이 발생한다고 본 기존 판례를 변경한 것이다.
위 사례의 경우
기존 대법원의 입장에 따르면 상표법에 의해 등록된 Y 표장에 대한 등록상표는 무효이거나 취소되기 전까지는 보호 받을 수 있기 때문에 B사의 주장대로 등록상표 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 X 상표권에 대한 침해가 인정되지 않을 수 있었다.
그러나 2021년 대법원 전원합의체 판결로 인해 해당 법리가 변경되면서 비록 B사가 Y 표장에 대한 상표등록을 해 상표권자가 됐더라도 상표등록 출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용했다면 후출원 등록 상표의 적극적 효력이 제한되고 후출원 등록상표에 대한 등록 무효 심결의 확정 여부와 상관없이 A사의 주장대로 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하게 된다.
이예희
·디케이엘파트너스 법률사무소 변호사
·홈페이지: https://dkl.partners
·전화: 02-6952-2652
·이메일: yehee.lee@dkl.partners
[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]
