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상표 바꿔치기란?
상표 바꿔치기란 제품에 부착된 기존 상표를 제거하고 새로운 상표를 붙이는 것이다. 법률 용어라기보다 사회에서 통용되는 용어에 가깝다.
비슷한 말로는 포장갈이가 있다. 값싼 제품을 구입해 자신이 만든 것처럼 자사 상표를 붙여 포장한 상품을 팔거나 유통기한이 지난 식품, 의약품의 상자만 바꿔 속여 파는 행위를 말한다.
상표 바꿔치기의 종류
1. 저렴한 중국 제품을 들여와 유명 브랜드 상표를 붙여 파는 경우
가끔 저렴한 중국산 제품을 들여와 본래의 상표를 뜯고 유명 브랜드 상표를 붙여 팔다 적발된 사례를 뉴스로 접하곤 한다.
연합뉴스 2015년 10월 8일 기사
위 기사의 주요 내용은 아래와 같다.
“이들은 플라스틱 사출 성형기까지 동원해 정교하게 라벨과 로고를 만들었다. 단속에 나선 경찰들도 짝퉁 등산복의 만듦새만 보면 쉽게 가짜라는 사실을 구별하기 힘들었다고 털어놨다. 짝퉁 등산복은 주로 땡처리 매장이나 재래시장 등에서 유통된 것으로 경찰은 추정하고 있다. 이들은 티셔츠는 개당 1만 2,000∼1만 5,000원, 점퍼는 4만∼6만 원, 바지는 2만 원가량에 지역 유통책에게 넘겨 많게는 원가의 60배 이상 수익을 남겼다고 경찰은 말했다.”
시간이 좀 지난 기사이긴 하나 상표 바꿔치기 수법은 대표적인 위조상품 제조 수법으로 지금도 여전히 이를 통해 많은 위조상품이 생산되고 있다.
2. 타사의 제품을 들여와 자사 상표를 붙여 파는 경우
가. OEM, ODM, OBM
OEM(Original Equipment Manufacturing)은 주문자 위탁 생산 또는 주문자 상표 부착 생산이라고 한다. 통상 유통망을 충분히 구축한 주문자가 제조를 의뢰한 상품을 넘겨받아 상표만 붙이는 방식이다. 주문자는 직접 생산기반을 구축하지 않아도 되므로 원가절감이 가능하고 제조사는 확실한 거래처를 확보해 성장할 수 있는 장점이 있다.
반면 주문자 입장에서는 기술 유출 우려가, 제조사 입장에서는 사업이 주문자에 종속된다는 단점이 있다.
ODM(Original Development Manufactuting)은 제조자 개발 생산 방식이라고도 한다. OEM에서 한단계 발전한 개념으로 주문자는 콘셉트만 전달하고 제품의 기획·설계·개발·생산 등을 제조사가 책임진다. 이렇게 생산된 제품에 주문자 상표를 붙여 공급하는 방식이 ODM이다.
주문자는 상표만 붙여 팔면 되지만 제조사의 기술에 의존 할 수밖에 없어 독립적인 기술력을 갖추기 어려울 수 있다.
OBM(Original Brand Manufactuting)은 자체 상표 생산 방식이라고 한다. 개발과 생산, 유통 등의 공정을 모두한 기업 내에서 자체적으로 진행하는 방식을 말한다.
상품 디자인과 개발·생산·유통을 직접 수행하므로 부가 가치가 높지만 많은 비용과 시간이 소요된다.
나. ODM 제품이 아니거나 제조사로부터 구매하지 않는 경우
ODM 제품의 경우 주문자는 제조사에 생산을 의뢰한 뒤 이를 사들여 판다.
그런데 제조사가 자사 상표를 붙여 판 상품을 판매사가 다른 경로를 통해 사들여 해당 상표를 떼고 자사 상표를 붙여 팔 때 문제가 된다.
이는 각 사안에 따라 달리 살펴봐야 한다.
먼저 제조사가 이런 방식으로 판매되는 제품에 대해 문제를 제기할 의사가 없는 경우다. 제조사는 자사 제품을 사주는 판매사가 고마울 수 있다. 따라서 이를 적극 권장하고 활용할 수도 있다. 이럴 땐 양 당사자가 어떠한 불만도 없기에 법적 분쟁이 발생할 여지가 없다.
최근 중국산 안마의자를 들여와 자사 브랜드만 붙여 비싼 값에 파는 업체들을 비판하는 기사가 나온 적이 있다.
기사는 “OEM과 달리 ODM은 단순히 주문자 브랜드만 붙이는 상표와 같은 수준이지만 국내 판매가가 헝다 판매가의 수 배에 달해 정상 가격으로 보기 어렵고, 안마의자 업체들은 헝린 제품을 시트나 디자인, 로고 등을 살짝 바꿔 국내에서 다른 제품명으로 판매하고 있어 소비자가 피해를 보고 있다” 고 전했다.
이는 소비자 입장에서 본다면 문제일 수 있으나 ODM 방식으로 만들어 납품하거나 제조사가 별다른 문제를 제기하지 않고 있어 법적으로는 제조사와 판매사 간에 분쟁이 발생할 상황은 아닌 것으로 보인다.
문제가 발생하는 건 제조사의 이런 판매 방식이 자사의 의사에 명백히 반하는 때일 것이다. 특히 제조사가 자사 브랜드, 제품 평판, 정체성을 철저히 관리하고 있다면 더욱 그렇다.
이처럼 제3자가 타인의 제품에 붙은 상표를 떼고 판매하거나 타인의 등록상표를 제거(말소) 후 자신(제3자)의 상표로 바꿔치기해 상품을 판매하는 경우 해당 등록상표를 상품에 사용하는 건 아니므로 제3자가 바꿔치기한 상표가 등록상표와 유사한 상표에 해당하지 않는 한 등록상표에 대한 상표권침해가 성립되지 않는다는 견해도 있다.
하지만 타인의 등록상표 제거와 상표 바꿔치기를 통해 상품을 판매하는 행위는 등록상표의 고유한 상품출처 표시 기능과 상표권자가 등록상표에 대해 갖는 독점적 사용권인 전용권을 침해하는 행위가 되므로 상표권침해가 성립된다는 것이 대체적인 견해다.
타인의 상품에 부착된 등록상표를 제3자가 자신의 상표로 바꿔치기해 판매하거나 그 이미지나 영상 등을 광고에 사용하는 경우 해당 타인의 등록상표 또는 상품의 형태가 국내 거래자나 소비자들에게 특정인의 상품출처 표지로서 널리 인식돼 있는 경우, 해당 등록상표 제품이 상표권자의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 것인 경우 등에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목(상품출처혼동행위), 다목(식별력이나 명성을 손상하는 희석화행위), 바목(타인의 상품 사칭행위), 자목(타인의 상품 형태 모방행위) 및 카목(타인의 경제적 이익의 침해)에서 규정하는 부정경쟁행위를 구성하는 것으로 판단돼 제3자는 이에 따른 민형사상 법적 책임을 질 수도 있다.
(오세중의 지식재산이야기 블로그 내용 인용)
이 밖에 타인의 상품을 구입해 개조한 상품을 새로 포장한 경우에도 상표권 분쟁의 위험이 있을 수 있다.
새로운 상표로 재포장하는 행위의 문제
디지털카메라가 대중화되기 전에는 필름카메라 방식의 일회용 카메라가 많이 사용됐다,
한때 N이라는 사업자가 사용 후 회수된 후지필름의 일회용 카메라를 사들여 다른 회사의 필름을 끼우고 새로 포장해 미라클(Miracle)이란 상표를 붙여 팔다가 문제가 된 적이 있다.
이에 대해 법원은 “단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 봐야 할 것이다” 라고 판단했다.(대법원 2003.4.11. 선고 20021도3445 판결)
권단 변호사는 월간 <아이러브캐릭터> 2013년 9월호 칼럼에서 이 사건의 판례를 소개하면서 “A가 사용한 미라클이란 상표를 보고 일반인들이 A사 제품이라고 인식할 수 있었다면 상표권 침해 행위가 되지 않을 수도 있었다고 할 것이나 오히려 후지필름 상표가 재활용된 카메라 곳곳에 남아 있어 일반 소비자들 관점에서는 후지필름에서 나온 제품으로 혼동할 수 있다는 점을 고려한 판결로 보인다” 고 설명했는데 이러한 사례를 이해하는 데 중요한 부분을 지적한 것으로 보인다.
김종면
· 특허법인 아이엠 파트너 변리사
· 주식회사 위고페어 대표(AI 기반 온라인 위조상품 모니터링 플랫폼 WEGOFAIR 운영사)
· 이메일: kjm4good@gmail.com
아이러브캐릭터 / 김종면 변리사 master@ilovecharacter.com
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