쿠팡이나 네이버쇼핑 같은 온라인 마켓에서 아디다스라는 검색어로 상품을 검색하면 어떤 결과가 나올까? 아디다스 브랜드 제품뿐 아니라 다른 스포츠 브랜드 제품, 그리고 익숙하지 않은 낯선 제품도 함께 나타난다.
그 이유는 아디다스가 아닌 다른 브랜드들이 상품을 등록할 때 메타태그 또는 검색 키워드로 아디다스라는 단어를 등록했기 때문이다.
이같이 타인의 등록 상표명을 메타태그나 검색 키워드로 등록한 뒤 해당 단어를 검색하면 함께 나오도록 하는 건 등록상표의 상표권을 침해하는 것일까?
서울고등법원의 결정
가. 검색광고 노출 형태
서울고등법원 결정(2021라20105 상표권 침해금지가처분 결정)은 채무자가 채권자의 등록상표를 검색어로 사용한 사안에 대해 검색광고로 인해 채권자의 상표권을 침해했는지를 판단했다. 위 사안에서 검색 키워드를 위고페어로 바꿔 설명하면 다음과 같다.
검색창에 위고페어를 넣으면 검색창 바로 밑에 위고페어 표장과 홈페이지 주소, 서비스에 대한 설명이 함께 나온다. 빨간색 상자를 보면 ‘위고페어 관련 광고입니다’라는 안내 문구가 나타나고 여러 웹사이트의 명칭과 주소가 나열된다. 각 인터넷 주소 하단에서는 관련 광고나 설명 문구를 볼 수 있다.
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| ▲ 검색 결과 화면의 이해를 돕기 위한 이미지 |
나. 일반 수요자의 혼동 가능성
법원은 우선 일반 수요자가 타인의 등록상표로 검색해 나타난 채무자의 쇼핑몰과 상표권자인 채권자의 쇼핑몰을 혼동할 가능성이 있는지를 판단했다. 일반 수요자는 채무자 쇼핑몰이 채권자 쇼핑몰에서 판매하는 것과 같은 상품을 판매하는 곳으로서 제조자나 판매자가 같은 상품이라 혼동할 수 있고, 소비자가 쇼핑몰을 혼동해 채무자 쇼핑몰에서 산 상품의 반품을 채권자에게 요구한 사례가 실제 발생했다는 점 등을 들어 혼동 가능성을 인정했다.
다. 해당 사이트와 상표권자와의 관련성에 대한 인식 여부
법원은 일반 수요자가 위와 같은 검색 결과 화면을 볼 때 채무자 쇼핑몰의 표시를 보고 채권자 쇼핑몰과 같은 영업자인지, 경제적·조직적으로 관련이 있는지, 아무 관계가 없는 제3자인지를 직관적으로 확인해 판단하기 어려우며 채무자 또한 검색 결과를 통해 채권자 쇼핑몰과 함께 자사 쇼핑몰을 노출해 잠재적 수요자를 자사 쇼핑몰로 안내·유인하기 위한 의도를 갖고 검색광고를 했던 점으로 봐야 한다고 판결했다.
라. 실제 사이트에 들어가면 상표 사용이 없는 경우
법원은 채무자 쇼핑몰에는 등록상표, 채권자 상품 또는 영업과의 관련성을 암시하는 표시가 없으므로 일반 수요자가 채권자 쇼핑몰과 특별한 관계가 없다는 정도는 알 수도 있다고 하면서도 이는 검색 결과를 본 단계에서 이미 상품 제조자나 판매자를 혼동한 후에 채무자 쇼핑몰을 둘러보고 나서야 혼돈에서 벗어날 수도 있다는 것을 의미할 뿐이라고 밝혔다. 해당 쇼핑몰에 들어가는 과정에서 이미 일반 소비자가 혼동을 일으킨 것이라는 점을 강조한 셈이다. 결국
실제 쇼핑몰에서 등록상표를 사용하지 않았다는 점은 크게 문제 되지 않는다고 봤다.
마. 상표권 침해 여부
채무자는 등록상표의 표장을 채권자 등록상표의 지정 상품이자 채권자 쇼핑몰에서 판매하는 것과 같은 상품을 판매한다고 광고함으로써 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있다고 법원은 판단했다.
유럽사법재판소의 판결
유럽사법재판소는 2010년 3월 23일(사건번호: C-236/08, C-237/08, C-238/08 병합) 구글이 제공하는 유료 키워드 광고 서비스인 구글 애드워즈(광고주가 키워드를 선택하면 해당 검색어 입력 시‘스폰서 링크’로 표시되는 서비스)에서 타인의 상표권을 아래와 같이 광고 키워드로 사용한 사안이 상표권 침해에 해당하는지 판단했다.
· Case C-236/08: 루이뷔통의 상표를 키워드로 선택해 모조품 판매 사이트 광고
· Case C-237/08: BDV 등의 상표를 경쟁사가 키워드로 사용
· Case C-238/08: 유로 챌린지 상표를 경쟁사가 키워드로 사용
법원은 광고주의 상표권 침해 여부(타인의 상표를 키워드로 선택해 광고하는 것이 상표 사용에 해당하는지), 구글의 상표권 침해 여부(키워드를 저장하고 광고를 표시하는 구글의 행위가 상표 사용에 해당하는지)를 살폈다.
가. 광고주의 상표 사용
법원은 광고주가 상업적 이익을 위해 키워드를 선택하는 것은 영업 과정에서의 사용에 해당하고, 등록상표의 상품·서비스와 관련된 사용에 해당하므로 경쟁사의 대안으로 자사 상품을 제시하거나 출처 혼동을 야기했다고 볼 수 있다고 밝혔다. 따라서 광고가 일반 사용자로 하여금 상품·서비스 출처를 식별하기 어렵게 하거나 상표권자 또는 경제적 연관 기업에서 나온 것처럼 오인하게 하는 경우 상표 출처 표시 기능을 침해한 것이므로 상표권 침해가 성립한다고 봤다. 다만 타인의 상표를 키워드로 사용하는 것만으로는 상표권자의 광고 기능을 침해한 건 아니라고 판단했다. 자연 검색 결과에서 상표권자의 사이트가 무료로 상위에 노출된다는 이유에서다.
나. 구글의 상표 사용 여부
유럽사법재판소는 구글이 타인이 상표를 사용할 수 있는 기술적 조건만 제공했고 자신의 상업적 커뮤니케이션에서 상표를 사용하지 않았으며 대가를 받았다는 사실만으로 상표 사용이 되는 건 아니라는 점을 들어 상표권 침해를 인정하지 않았다.
위와 같이 우리 법원과 유럽사법재판소의 판결을 검토해보면 타인의 등록상표를 포털사이트의 검색 키워드로 사용해 광고 영역에 노출한 사안에 대해서는 상표권 침해를 인정하고 있다. 다만 네이버나 구글 같은 포털사이트가 아니라 쿠팡이나 아마존 같은 온라인 마켓에서 타인의 등록상표를 검색 키워드로 해 상표권자의 상품과 함께 자신의 상품을 검색 결과에 노출되도록 하는 사안에 대해서도 똑같이 판단할지는 지켜볼 필요가 있다. 그러나 이렇게 타인의 등록상표를 온라인 마켓에서 검색 키워드로 사용하면 위 판례를 볼 때 상표권 침해에 해당할 여지가 충분하므로 주의를 기울여야 한다.
·위고페어 대표(AI 기반 온라인 위조 상품 모니터링 플랫폼 위고페어 운영사)
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